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商标侵权案件中的“反向混淆”问题

2020-11-13 来源:易榕旅网
商标侵权案件中的“反向混淆”问题 -----“游龙”商标侵权案引发的思考

时间2006-03-27 18:48:17

引 言

“反向混淆”一词并不是传统商标法律制度中的概念,它是由上世纪70年代美国法院通过若干相关案例提炼而来。我国商标法并未明确规定“反向混淆”问题,学术界对此也鲜有论及,但在司法实践中,由于案件纷繁复杂,法院在处理商标侵权诉讼时却不可避免地触及到了利用传统商标混淆理论所不能解决的问题。此类案件的出现在司法界引起了一些思考,“反向混淆”能否作为认定商标侵权的一种依据,现行的商标混淆能否向“反向混淆”扩张,这一系列的疑问为我们提出了新的研究课题。

本文拟从一则商标侵权案谈起,对商标侵权判定中涉及的“反向混淆”问题作一粗浅探讨,以求得司法界对该问题的重视。

一、从“游龙”商标侵权案1[1]谈起

本案原告A公司于2000年向国家商标局申请注册了文字商标“游龙”,核准使用的商品具体包括“计算机,软盘,计算器,光盘(音像),计算机周边设备,传真机,电话机,电视机,电视摄像机,照相机(摄影)”。A公司先后将该商标在其生产的笔记本电脑和掌上电脑产品上进行了使用,但未在电话机上使用。2002年9月被告B公司生产的一款名为“厦新游龙A6”手机进入市场销售。该款手机外包装盒及三包凭证上的明显位置上均有“厦新A6游龙”字样,该公司制作的广告宣传材料中该款手机的名称为“游龙A6”。2002年10月25日,该公司的某分公司在报纸上就该款手机发布大篇幅广告,其中该款手机的名称为“厦新游龙A6”。A公司认为A公司使用其“游龙”商标的行为侵犯其商标权遂向法院提出诉讼。

本案涉及到的法律问题较多,此处不再一一列举,但本案的特殊之处在于她蕴涵了一个深层次的法律问题值得探讨,即原告的“游龙”商标尚未被相关公众所知晓,在其商标知名度极低的情况下,被告将“游龙”作为手机商品名称广泛使用是否会使相关公

众产生误认。对此问题,被告抗辩不存在“造成相关公众混淆”的可能性,但本案一审法院审理后仍作出了存在混淆可能的判定。法院认为被告将“游龙”作为手机商品名称广泛使用,在手机行业和消费群体中有了一定知名度,相关公众在看到“游龙”时,会将该名称与B公司生产的手机相联系。商标权人A公司如果要其生为的电话机上使用“游龙”商标,相关公众会对A公司生产的电话机的来源产生混淆,造成误认。一审法院最终认定被告公司将“游龙”作为手机商品名称广泛使用构成对原告公司的商标侵权。

笔者认为,本案的裁判实际涉及到了“反向混淆”理论的理解与运用。由于我国现行商标法并未对“反向混淆”作出任何规定,实务界对此也缺乏认识。因此,对这一类与传统混淆侵权不同的侵权方式进行探讨是十分必要的。 二、“反向混淆”理论法理分析

商标法的基本作用是保护注册商标权人能够在其注册项下的商品或服务上自由地使用注册商标,这其中深层次的含义就是要保护注册商标及注册商品或服务两者的关联性,保护注册商标与注册商品或服务之间的固定对应关系,避免社会公众在商品来源上发生误认。为了保障商标法律制度基本目的的实现,立法者设计了商标混淆理论,将混淆的可能性作为判定商标侵权的标准。

(一) “混淆”的含义

商标侵权案件中的“混淆”,本质上即是指社会公众可能就有关商品或服务的来源发生错误。当然,此处的混淆不仅指“商品或服务来源”上的混淆,还包括在“商品或服务关联”上的混淆。只要消费者在依赖于某一特定的商标去寻找特定的厂商的产品却发生了迷惑,不能分辨,即可认为产生了混淆。2[2]同时,依据现代商标法理论,商标保护也不仅仅是防止“购买者”的混淆,而是要防止更为广泛的消费者或社会公众的混淆。3[3]在这一层面上,按方向性划分,混淆可分为正向混淆与反向混淆。

(二)“反向混淆”的含义

所谓反向混淆(REVERSE CONFUSION),是与传统意义上的混淆(正向混淆)相对而言的,即在后商标使用人对商标的使用已使之具有较高的知名度,以致于消费者会误认为在前的商标使用人的商品来源于在后商标使用人或认为二者之间存在某种赞助或认可的联系。实践中,在后商标使用人可能将他人在先注册的商标用作商标、商号、商品名称等商业标识。

与反向混淆相比较而言,正向混淆也就是我们通常所说的商标混淆,即考虑在后商标是否与在先商标相混淆,使消费者将在后商标的使用人的商品误认为源于在先商标的使用人。正向混淆关心的主要是在后商标与在先商标是否会混淆,而不会反过来问在先商标是否会与在后商标发生混淆。相反,反向混淆则考虑在先商标是否与在后商标相混淆,使消费者误认为产品源自在后商标使用人。如果一些大公司故意使用一些小公司的商标,消费者在大量的广告促销后,通常不会将大公司的商标同小公司的商标混为一谈,但却可能反过来认为小公司是大公司的子公司,小公司因此不可能再自主地使用其商标,从而会受到反向混淆的威胁。4[4]反向混淆与正向混淆相比较,两者区别在于发生混淆的方向不同。

反向混淆与反向假冒是不同的法律概念,反向假冒作为我国新商标法中的法定概念,主要指将他人商品上的合法附着的商标去除,代以自己的商标借以盈利。反向混淆,则是指用自己的商品产生了冒用他人商标的后果,这与用他人商品“+”自己的商标的作法不同。

(二)“反向混淆”理论价值

商标反映的是一种利益关系,这种利益是通过在市场上把标记与商品或服务不断地联系在一起而产生的”。 5[5]混淆的存在通过破坏标记与商品或服务之间的关联损害了商标权人的利益。从这一角度讲,正向混淆理论勿庸置疑是保护商标权人利益的有力手段,反向混淆理论则为全面保护商标权人的利益提供新的途径,成为传统混淆理论的补充。

对于反向混淆理论的重要性,美国法院在1988年“斑夫”案的判决书中指出:“法律的目的是通过让公众免于商品来源上的混淆而保护商标所有人的利益,并且确保公平竞争。与通常的商标侵权相比,这一目的在反向混淆的案件中同样重要。如果反向混淆不是充足的获得兰哈姆法保护的理由,那么大公司就可以不受惩罚地侵犯小公司在先使用的商标” 6[6]。在法官的眼中,反向混淆在事实上构成了对在先商标人的不正当竞争,剥夺了在先商标人的名誉和商誉。

反同混淆首先构成了对商标权人的利益损害。商标对企业并不仅仅意味着一组文字、一幅图案或一个符号,商标的功能从最初的区别商品来源的手段,发展到具有品质保障、

表彰营业信誉以及广告功能。进入21世纪,世界进入了品牌经营的时代,商标以更频繁、更新鲜的形式频频出现在我们的生活中,对于驰名商标及著名商标除具有自然属性外,还具有更具影响力的表彰功能。作为商标权人,它希望通过商标建立自己的企业、产品与消费者之间的联系,确保产品来源及产品质量的稳定。同时,通过广告,商标可以保留在消费者记忆中,并因此获得一种同商品质量相独立的信誉。当出现反向混淆时,在后的商标权人通过大量如广告等商标使用行为,使该商标饱合性地充斥于消费者的记忆中,此时,在先商标使用人希望建立起的商誉与商标价值,被后商标使用人淹没,对于在先商标使用人而言,其注册商标的价值因他人的大肆使用而被抑制,商标的经济功能无法实现;同时,由于商标实际撑控于在先商标使用人手中,在先使用人的商誉将被他人控制,通过商标,吸引消费者及保有忠实顾客的经济目的将受到他人实际经营的影响;对于在先商标使用人来说,进入新的消费市场的能力也将大大削弱。

反向混淆的存在同时侵害了消费者的利益,禁止反向混淆”理论亦体现了对社会公众利益保护。保护消费者免于对商品来源产生混淆、误认,也是商标法的宗旨之一。当在后商标人大肆使用他人商标而使该商标名声大害,消费者已认同该商标与在后商标使用人之间的联系,当在先使用人自主使用商标时反而使消费者将其误认为在后商标使用人。这种误认仍然妨碍了消费者及时地买到期望的物品。

三、“反向混淆”的侵权认定

反向混淆的认定并没有法定标准,仅能适用个案原则,但我们仍能根据司法实践中的既存案例对法官们的判定过程进行分析提炼。

运用反向混淆理论进行侵权判定的案例并不多见,在为数不多的案例中,美国1977年“轮胎分销商”案7[7]与1988年的“斑夫”案8[8]是不得不提到的经典案例。在“轮胎分销商”案中,原告是一家轮胎制造商,1977年2月始在轮胎上使用”bigfoot”商标,被告“固特异”是一家美国著名的轮胎橡胶公司,自1977年7月始在一种新轮胎上使用bigfoot”商标,并在全国范围内展开促销活动。原告向法院提起商标侵权的诉讼。地方法院以存在混淆的可能性为依据判定被告侵权。上诉法院对此表示了肯定的态度,认为“在通常的商标侵权案件中,原告在某一公众认可的商标上进行了大量投资,„„而在后商标人则试图利用与原告商标相联系的商誉,向消费者暗示它的产品与原告的产品是同一个来源。但眼下的案件却涉及了反向混淆,侵权人使且原告的商标,造成原告产品

来源上的混淆”。在1988年的“斑夫”一案中,在先商标人就服装使用了“Bee Wear”的商标。在后商标人是一家有名的百货公司,后来就服装使用了 “B Wear”的商标。上诉法院裁定存在着两种混淆,即通常的混淆和反向的混淆。法院分析认为,本案中的在后商标人使用“B Wear”的商标,可能造成上述两类混淆,对于那些熟知在先商标人商标的消费者来说,可能误以为在后商标人的商品来源于在先商标人;而对熟知在后商标人服装的消费者来说,可能以为在先商标人的商品来源于在后商标人,在先商标人是侵权者。这样,反向混淆就在事实上构成了不正当竞争,剥夺了在先商标人的名誉和商誉。

根据上述国外案例结合现有的传统混淆理论,我们可以尝试归纳出反向混淆的认定原则与要素。笔者认为,反向混淆的认定与传统混淆的认定有相同之处,如判断混淆要以相关公众的一般注意力为准,需要考虑的因素包括1. 商标与商号的文字相同或近似;商标被核定使用的商品或服务相同或类似。2、商标本身的知名度和显著性。一般来说,商标的知名度越高,显著性越强,他人攀附和利用的可能性越大,被混淆或误认的可能性也就越大。3.被控侵权人使用权利人商标字样的方式、地域及时间等因素。但反向混淆与传统混淆认定的不同之处在于,法院进行传统混淆认定时关心的是相关公众是否会将在后商标使用人的产品或服务误认为来源于在先商标使用人或与之有某种联系。而反向混淆认定时则要考虑相关公众是否会误认为在前的商标使用人的商品来源于在后商标使用权或认为二者之间存在某种赞助或认可的联系。其中,在后商标使用人对商标的使用已使之具有较高的知名度,是一个关键的事实。

亽 联系“游龙”商标侵权一案,笔者认为一审法院在本案中作出了两个最具价值的判断:1、根据查明的事实对厦新“游龙”手机的知名度作出认定。认为截止到起诉日,商标持有人A公司尚未将其注册商标“游龙”在电话机上进行使用,因此A“游龙”商标目前尚未被相关公众所知晓。而被告将“游龙”作为手机的商品名称进行广泛使用,在手机行业和消费群体有了一定知名度,其程度已达到使相关公众在看到“游龙”时,会将该名称与B公司生产的手机相联系,认为“游龙”是B公司手机所独有的商品名称的地步。2、法院还认为,商标持有人A公司如果在其生产的电话机上使用“游龙”商标,基于相关公众对“游龙”与B公司的联系,会对A公司生产电话机的来源产生混淆。被告的行为因此对相关公众产生误导,“游龙”商标的显著性下降,A公司将“游龙”商标用于其生产的电话机产品上的目的已经难以实现,应当认为A公司的商标专用权受到侵害。

四、我国商标侵权法中“反向混淆”概念的适用

反向混淆概念源于美国,如果发生了反向混淆,商标权利人可以依据美国各州的普通法提起诉讼,也可以依据联邦商标法甚至是联邦反不正当竞争法即“兰哈姆法”第43条第1款提起诉讼。美国联邦商标法“兰哈姆法”事实上并未明确规定反向混淆,但法院通过对法律条文的扩大解释,找到了禁止反向混淆的法律依据。法院在1990年的“沃森顿”一案判决书中指出: “兰哈姆法第43条第1款暗示了反向认可上的混淆的法律责任。法律条文涉及了使用商标造成商品‘隶属关系上、联系上和认可上’的混淆。由于法律条文没有以它表面的语言限定于这样的情形,即消费者认为原告认可了被告的产品,本院裁定这一条文要求被告承担法律责任,因为它在消费者的头脑中造成了一种错误看法,被告认可了原告的商品。” 9[9]

我国商标法律制度以“制止混淆”作为商标保护的基础,认定混淆的可能性是商标侵权判定的核心问题。但无论是发生来源混淆,即消费者无法分辨两个来自不同企业的商品,还是发生关联混淆,即可能认为该企业与实际生产者之间有某种许可、赞助、参股等关系,本质上均是相关公众对在后商标使用人的产品来源产生混淆,仍属于“正向混淆”的范畴。

笔者认为,我国商标理论中的“混淆”概念可以向“反向混淆”扩张,反向混淆应成为商标权人的正当诉因。

首先,我国商标法第一条开宗明义规定了商标立法的直接目的在于保护商标权利,提高生产者的积极性确保商品品质及维护商标信誉。10[10]“反向混淆”的出现首先对商标权人的利益造成侵害,使之在使用该商标并凭借该商标获取利益的目的受阻。因此,禁止反向混淆应是我国商标保护的应有之义。根据我国商标法的规定,注册商标使用权人,有权在其核准注册的商标和核定使用的商品的范围内使用注册商标,对商标权人而言,使用自己注册的商标是一种权利,但是,当“反向混淆”存在时,在后商标使用人大肆使用商标,使在后商标的知名度超过在先商标使用,使在先商标在其核定使用的商品上的使用价值吞没于在后商标的使用中,此时,商标权人苦心注册的商标将失去使用的市场,也无法开拓新的市场。因为在先商标人一旦在市场中使用该商标,消费者会将其标示的产品与在后商标使用人的产品相混淆。“反向混淆”的存在,侵害了商标权人自由使用其商标的权利,是一种给他人的注册商标专用权造成损害的行为,应为法律所禁止。

其次,根据我国商标法第一条的规定,对消费者利益的保护应是我国商标法的规定的终极目的。并且,审判实务中商标侵权的判定标准仍以“禁止混淆”作为基础,这同样反映了我国商标法对消费者利益的保护。从这一角度分析,“反向混淆”也应为我国商标法所接受。因为发生反向混淆时,消费者在与先商标使用人进行交易时,误认为是与在后商标使用人交易,这种误认的存在,会给消费者带来利益上的损失。这一行为的存在与传统意义上混淆行为对消费者造成的损害并无本质不同。

目前,我国商标法仅将混淆的可能性作为商标侵权的标准,并未明确限定发生混淆的方向,因此,对于现实中确实存在的对在先商标使用人产品来源造成误认与对在后商标使用人产品来源造成误认两种情形均应给予同等关注。在“游龙”商标侵权案中,法院认定侵权的法律依据仍然是我国商标法律条文,实质上就是在司法实践中对法律条文的扩张解释。

五、处理反向混淆商标侵权案件的其他思考

在认定因反向混淆构成商标侵权的情况下,如何确定侵权人的民事责任也是在处理此类案件时所要考虑的问题。一般的商标侵权案件,侵权者果承担停止侵权、赔偿损失等民事责任,但此类侵权案件中的侵权人经过长期投入与经营,产品或服务已具有广泛的市场影响,具有很高的知名度甚至美誉度,使在先商标价值发生较大提升,在此情况下,如果法院径行单纯作出永久禁令,是否不符合公平、正义的法律价值观?

笔者认为,人民法院在处理知识产权纠纷案件中,不但要考虑加强对知识产权权利人的保护,也要注意平衡各方利益,注意合理分配社会公平与正义。在“游龙”商标侵权案中,B公司为销售其手机进行了广泛的宣传,“游龙”作为手机商品名称被广泛使用,已在手机行业和消费群体中有了一定知名度。B公司在该款手机上的经营与广告宣传投入是一个不容回避的事实,客观上在消费者心目中,已就其产品或服务与商业标记本身产生了内在的联系。 此时如果单纯禁止B公司继续使用,则无形中使B公司付出的劳动和商业价值化为乌有,同时权利人更要花费时间与金钱重新建立商标与商品之间的联系。这似与公平、正义的法律价值观不符,也造成了资源的浪费。因此,笔者认为,法院在处理此类案件时应对调解工作施以更高的注意,如能促成双方当事人的调解并达成使用实施许可则可实现当事人的双赢,更利于社会资源的利用。“游龙”商标侵权案在二审中经法院调解结案,取得了良好的社会效果。

结 语

在知识经济大背景下,知识产权基本理论的研究是值得我们关注的课题。与此同时,

我们也应该看到,完美的理论只有在实际问题的解决中才会呈现出它的精妙魅力。因此。对审判实务中出现的一些新型法律问题进行对策性研究也是知识产权司法保护工作不可或缺的内容。商标的保护是知识产权保护的重要内容,如何向权利人提供更完善更合理的司法保护是商标保护实务界每个人所要思考的。本文的研究选题来源于司法实践,笔者将自己在商标审判实践中的一些思考呈献出来,期望一个更科学更完善的商标司法保护体系在中国早日构建。

作者 徐清霜

单位:山东省高级人民法院民三庭

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