离职教授衍生发明的知识产权归属

一、离职教授惹麻烦

2006年，美国阿拉巴马大学信托人控告该校离职教授MiltonHarris博士与Nectar公司的纠纷可望开庭审理。由于该案涉及到离职教授衍生发明的知识产权归属问题，它引起了专利界的广泛关注。

该案案情如下：按照阿拉巴马大学的规定，对于雇员在该校资助的研究中做出的发明，在他们的专业领域做出的发明，或者使用大学设施、设备等做出的发明，如果产生知识产权，那么都属于该校财产。该校研究生在学校资助的研究中产生的知识产权成果也属于学校财产。从1973年到2000年，MiltonHarris博士一直在阿拉巴马大学工作。1989年，MiltonHarris博士和其他科研人员做出了一项涉及PEGylation的重大发明。该发明主要用于增强药物的释放。其中，PEGylation(聚乙烯乙二醇干扰素)是干扰素和水溶性无毒聚乙烯乙二醇(polyethyleneglycol-PEG)的连接。分子大小和PEG连接决定药物的许多药理学和药物动力学特性。例如，PEGylationα-2b用12KDa的PEG作非共价键连接。这样大小的PEG导致更快的皮下吸收，其分布容量更广，主要由肾脏清除。PEGylationα-2a用较大的40KDaPEG分子共价键连接到干扰素α-2a上。它的吸收较慢，主要是血管内和器官分布，通过肝脏清除。总之，上述PEGylation发明有广阔的市场应用前景。按照学校的规定，阿拉巴马大学就PEGylation发明获得了美国专利。后来，该校与MiltonHarris博士签署协议，许可他付费使用上述专利技术开发产品。1992年，MiltonHarris博士注册了Shearwater聚合物公司，开始把上述技术产业化。2001年，Inhale治疗系统公司以1.97亿美元的现金和股票收购了Shearwater聚合物公司。2003年，Inhale治疗系统公司更名为Nektar公司，并继续遵照MiltonHarris博士与阿拉巴马大学签署的上述协议支付专利使用费。

截至2005年春天，阿拉巴马大学根据上述协议陆续获得了1600多万美元的专利使用费。不过，Nektar公司后来通知阿拉巴马大学，它将不再就销售一种抵制肿瘤化疗副作用的蛋白药物Nelasta继续向后者支付PEGylation技术的专利使用费。Nektar公司认为，它实际上从未使用自己一直在付费的专利技术。不久，信托人即代表阿拉巴马大学对MiltonHarris博士、Nektar公司提起诉讼，认为MiltonHarris博士离职后数年中，在阿拉巴马大学不知情的情况下，继续就PEGylation技术获得了一些发明，并就其中28项发明申请了专利。原告主张，上述后续发明都属于显而易见的衍生发明，等同于阿拉巴马大学拥有的原始PEGylation专利技术。因此，原告指控被告的行为构成专利侵权、共谋(conspiracy)、违约。原告要求获得衡平赔偿，例如，把Nektar公司收购Shearwater聚合物公司花费的1.97亿美元赔付给阿拉巴马大学。但是，被告Nektar公司认为，它生产的Nelasta药物没有使用阿拉巴马大学的专利技术。因此，它不但驳回了原告的诉讼请求，而且要求阿拉巴马大学返还它原来支付的专利使用费。

二、阿拉巴马学微软

本案中，阿拉巴马大学就职务发明的衍生发明主张私有财产权的做法与微软公司对IPv6主张权利的做法有异曲同工之处。原来，微软公司的两个雇员开发了与IPv6非常类似的通讯协议。他们从微软公司离职后，把上述成果记录留在了微软公司。后来，微软发现这些成果可能被W3C和IETF采纳，成为IPv6的基础技术，于是立即就上述成果申请了专利，继而宣称微软公司离职雇员的职务发明是相关领域最早的科研成果，后来的IPv6技术则是它的衍生发明，应当被微软公司所独占。众所周知，职务作品的衍生作品虽然可能产生新的著作权人，但是衍生作品的著作权一般应当继续受到职务作品著作权人的控制。对于发明人离职后就职务发明获得的衍生发明，职务发明的专利权人能否主张所有权，或者像职务作品的著作权人那样实施一定程度的控制呢?而且，在什么样的创造高度上产生的技术成果属于衍生发明?是否覆盖职务发明专利某权利要求全部必要技术特征的从属发明才属于衍生发明?如果阿拉巴马大学案能打到二审、三审法院，这些问题可望陆续得到澄清。

和很多教授、研究生、大学一样，微软、FreeBSD等都在关注这个案件的裁决。如果职务发明专利能垄断离职员工的衍生技术，这将使竞业禁止规定的效力得到极大的拓展，严重限制科研人员的自由流动和自由研究。如果职务发明专利权人不能对离职员工的衍生技术主张任何权利，那么科研人员在职期间故意保留科研成果的积极性将得到提升，跳槽、自立山头的现象将层出不穷，从而妨碍大型高新技术企业的崛起，妨碍大型科研团队的成长。不过，法律规定和判例不能解决全部问题。单位的知识产权政策，尤其一些私有的知识产权协议可能更明确地分配衍生技术的归属。值得关注的是，在个人普遍缺乏谈判实力的情况下，单位的规定、协议可能把衍生科研成果上的著作权、专利权、商业秘密权等各种知识产权都配置给单位。这将赋予老雇主广泛的权力，用以打压离职员工，以及离职员工的新雇主、新伙伴等。例如，若雇员承诺保护为雇主创造的技术秘密，并承诺离职后自己从该技术秘密衍生的任何科技成果也归原雇主，那么雇员离职后将不能使用原先创造的技术秘密，否则他们本人，以及他们的新雇主、新伙伴等将可能面临刑事、民事法律的双重打压。

三、大学更要挣大钱

美国这个官司对我们有几点启发：

第一，运用各种诉讼手段为大学创收。在美国，有不少大学每年的专利许可费收入高达数亿美元。有些医疗技术专利、基因工程专利给大学带来了数亿美元，甚至十多亿美元的许可费收入。斯坦福大学甚至依靠在校学生的一个科研项目，赚了数亿美元的专利许可费、股票收益。阿拉巴马大学在PEGylation专利技术上寻求回报的胃口也很大。为了继续获取专利使用费，原告仅需控告专利侵权。只要Nektar公司相关产品、方法涵盖的技术特征覆盖了任何一项权利要求的全部必要技术特征，被告就构成专利侵权，因此得继续支付专利使用费。但是，原告还有其他诉讼意图：第一，增加被告诉讼成本，增加和解谈判筹码。Nektar公司是一家仅有15年历史的生物制药公司，2004年总收入约1.14亿美元，但是总支出约1.88亿美元。目前，该公司净支出已经约6亿美元。在尚未出现盈利的情况下，Nektar公司没有太多精力用来打专利官司。原告复杂的专利侵权、共谋、违约指控可望增加被告的诉讼成本，压制被告尽快寻求和解。第二，获取金钱和股票赔偿。收购Shearwater聚合物公司时，Nektar公司支付的现金和股票共约1.97亿美元。单纯的专利侵权诉讼不可能让原告染指这笔收入。指控被告实施共谋、违约行为，这给原告索取上述收入提供了依据。

第二，就事论事，不留情面。原告、被告之间关系一直不错，但是这不影响它们去法院说事。原告的前雇员MiltonHarris博士长期在大学工作，为原告作出了巨大贡献。他不但是Nectar公司的首席技术官，并且在Hdson-Alpha生物技术研究所任职。未来两年，该研究所将从州政府获得5000万美元建设一个生物技术研究中心。在这个项目上，该研究所和阿拉巴马大学有广泛的合作基础，更有美好的合作前景。但是，这不影响原告去打官司，去主张它的权益。为了创收，改善科研条件，我国的大学、科研院所也要辎铢必计，勇于和离职的功臣打官司。这需要我们预先制定有利的知识产权政策，并对雇员、学员严格执行相关政策。

值得注意的是，专利审查、侵权、许可、无效诉讼等都需要以权利要求为单位。例如，目前很多专利许可合同都拆分权利要求，即同一项专利的不同权利要求被纳入不同的许可协议，被设定不同的许可条件，以及索取不同的许可费用。我国企业要注意借鉴国外专利诉讼的经验，以权利要求为单位设计自己的许可制度，规避许可风险。

北京大学法学院·魏衍亮

一、书店的股权怎么分配

司利用图形用户界面作为其个人电脑操作系统的基础，初步估计，施乐公司已白白损失了近10亿美元的特许费，而在另一方面，IBM公司在2001年通过转让专利，获得17亿美元的收入。

3、作为防卫盾：如发明人未能在第一时间申请专利，竞争对手使会捷足先登，届时，发明人研发的一切努力将会付诸东流，且发明人本人将不可运用本身的科研成果。

4、协助开发外国市场：目前世界上已有170多个国家和地区建立并实行了专利制度，不少外国买家，尤其美国买家会要求当地制造商或卖家证明其拥有产品的知识产权，以保障本身不至于卷入侵权诉讼，这样才会愿意进行交易。

5、以小胜大，增强企业竞争力：专利对大、中、小型企业及新型企业都同等重要，在竞争激烈的市场上，小型企业完全可以到得专利的新发明反胜大型企业用巨额广告树立起来的主导产品。

6、增加企业的价值：如有第三人愿入股投资一公司，若该公司拥有若干有价值的专利，则公司的股价将可大幅度提高。1997年微软公司以4．25亿美元收购一家拥有不足6000用户的小公司，收购价是按用户数目计算的业内平均价格的40倍，微软公司愿意以该股价支付是因为该公司持有35项以互联网传送电视内容的重要专利。

7、有利于企业科学正确的决策：通过专利分析，企业可以了解科技动态，行业动态，市场走向，新产品超势，进而预测，制定本企业的近、中、远发展规划，确定企业发展哪些产品以占据市场，保持企业的领先地位，扩大市场占有份额。